如何判斷對商標(biāo)主要顯著識別部分的使用

【案情簡介】

畢卡索國際開發(fā)有限公司(下稱畢卡索公司)針對畢加索集團(tuán)股份有限公司(下稱畢加索公司)獲準(zhǔn)注冊的第1428707號“畢加索及圖”商標(biāo)提出“撤三”申請，認(rèn)為該商標(biāo)在2005年8月29日至2008年8月28日在核定使用的商品上未進(jìn)行真實(shí)的商業(yè)使用。原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱原商標(biāo)評審委員會)經(jīng)審查后作出決定：第1428707號商標(biāo)予以撤銷。

畢加索公司因此向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出一審判決：撤銷原商標(biāo)評審委員會所作復(fù)審決定。

【法律分析】

商標(biāo)撤銷制度，指的是注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用，可由商標(biāo)行政主管部門撤銷注冊申請的制度，實(shí)踐中被形象地稱為“撤三”制度。

一般來說，“撤三”案件審查的問題主要是以下四個(gè)：一是對時(shí)間的審查。權(quán)利人必須是在指定的三年期間內(nèi)對商標(biāo)進(jìn)行的使用，有的案件的權(quán)利人恰恰在指定的三年期間使用證據(jù)缺乏，所能提供的只能是三年之前或者三年之后的證據(jù)，當(dāng)然本案并不存在此種問題。二是對商標(biāo)標(biāo)識的審查。大多數(shù)案件中，權(quán)利人存在多個(gè)商標(biāo)，有的是不同的商標(biāo)，有的是與被提起“撤三”的商標(biāo)具有關(guān)聯(lián)性的商標(biāo)。在實(shí)際使用過程中，商標(biāo)標(biāo)識也會有自身的發(fā)展過程，商標(biāo)標(biāo)識使用的狀態(tài)與提交申請時(shí)也往往存在一定的差異。如果權(quán)利人的商標(biāo)不是唯一的，那么被提起“撤三”的商標(biāo)標(biāo)識在使用中往往要求也更為嚴(yán)格。三是對商品的審查。在“撤三”案件中，當(dāng)事人提交的使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)是在核定的商品上的使用證據(jù)。但在實(shí)踐中，也存在與核定的商品并不完全相同的情形，相當(dāng)一部分被提起“撤三”的商標(biāo)是權(quán)利人進(jìn)行的防御性注冊的商標(biāo)，是對上下游或者相關(guān)的產(chǎn)品的商標(biāo)注冊。類似商品上的使用很難延及至特定“撤三”商標(biāo)上的使用。四是對使用行為本身的審查。2013年修正的我國商標(biāo)法在第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”

就此案而言，則主要是對商標(biāo)標(biāo)識的審查過程中經(jīng)常遇到的對商標(biāo)主體或者對商標(biāo)主要顯著識別部分的使用是否應(yīng)當(dāng)視為對商標(biāo)的使用進(jìn)行判斷。對于此種情形，應(yīng)該分成兩種情況予以處理：一、權(quán)利人在指定的期間未對該訴爭商標(biāo)主體或主要顯著識別部分單獨(dú)另行注冊，則應(yīng)當(dāng)視為對訴爭商標(biāo)本身的使用，因?yàn)榇朔N情況下，權(quán)利人對商標(biāo)的主體或者商標(biāo)的主要顯著識別部分進(jìn)行了使用，可能是建立在一定的商業(yè)慣例和習(xí)慣的基礎(chǔ)上，主要突出商標(biāo)主體進(jìn)行使用，應(yīng)該說權(quán)利人在沒有其他商標(biāo)的情況下，必然有使用訴爭商標(biāo)的意圖，同時(shí)這種使用客觀上也會使相關(guān)消費(fèi)者對訴爭商標(biāo)本身與權(quán)利人之間建立了一定的聯(lián)系，則實(shí)現(xiàn)了商標(biāo)的應(yīng)有功能，不存在商標(biāo)權(quán)利浪費(fèi)的情形，而防止商標(biāo)權(quán)利人獨(dú)占商標(biāo)權(quán)利卻不使用，造成權(quán)利浪費(fèi)、公共利益的損失應(yīng)該說是商標(biāo)撤銷制度的理論基礎(chǔ);二、如果權(quán)利人在指定的期間對該訴爭商標(biāo)主體或主要顯著識別部分單獨(dú)進(jìn)行了另行注冊，則不再視為對訴爭商標(biāo)的使用，因?yàn)檫@種情況下，權(quán)利人使用意圖很明顯針對的是其具體的注冊商標(biāo)本身，而非訴爭商標(biāo)，否則就違反了基本的思維邏輯和商業(yè)習(xí)慣，屬于對于權(quán)利人權(quán)利的過度保護(hù)。

綜上，在判斷對商標(biāo)的主體部分使用是否構(gòu)成對商標(biāo)的商業(yè)使用的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)把握以下兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：對商標(biāo)主體或者對商標(biāo)主要顯著識別部分的使用應(yīng)當(dāng)視為對商標(biāo)的使用，但當(dāng)事人有將該主體或主要顯著識別部分單獨(dú)另行注冊的除外;商業(yè)習(xí)慣和慣例應(yīng)當(dāng)列為判斷的參考因素。
來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào) （劉月慶）

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